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当社の技術者が、在職中に完成させたが社内では不採用となった発明について、退職後、自己名義で特許出願してしまいました。当社はこの特許を実施できないのでしょうか？ 職務発明とは 特許法において、特許を受ける権利を有することができるのは、その発明を実際に行った者と規定されています。これは、発明者が企業等の従業員として発明を行った場合でも変わりません。しかし一方、従業員にのみ発明に対する権利を認めることは、その発明の完成のために資金・設備等を提供した使用者にとって、不公平な扱いとなってしまいます。したがって、特許法では、次のような条件を満たす場合、従業員が行った発明（職務発明）について、従業員が特許を受けたときは、その特許について使用者に通常実施権を与え、従業員がなした発明にかかる特許を実施する権利を認めています。この場合、使用者は従業員に対して、通常使用権を受けることに対する対価を支払う必要はありません。 １、発明の内容が、使用者の業務範囲に属すること 法人の場合、通常は、定款に定められた業務をいいますが、 これに関連するような事業で あっても業務範囲に属すると考えら れています。 ２、発明当時に、使用者と雇用関係にあったこと 発明がなされた時点で雇用関係があればよく、特許出願が退職後になされた場合であって も、その発明の内容が、雇用関係にある時点で、既に完成していた場合には、職務発明となります。 ３、発明が、発明者である従業員の職務を遂行する際になされた方のであること 従業員の職務とは、過去の職務も含まれ、また従業員の役職や 責任範囲などを考慮して決定されます。 雇用契約などによる職務発明の取扱い さらに、特許法では職務発明について、使用者が従業員より特許を受ける権利を譲渡したり、職務発明が特許として登録された場合に、使用者に専用実施権を付与することをあらかじめ就業規則や雇用契約によって、包括的に規定することを認めています。もちろん、このような規定は、職務発明に関する限りにおいて有効であり、たとえ従業員がなした発明であっても、上記の職務発明の要件を満たさない発明についてまで、事前に使用者に譲渡することを約束させるような契約を結ぶことはできません。また、使用者が職務発明について、発明を受ける権利の譲渡や専用実施権の設定を受ける場合には、従業員にその対価として、相当の補償金を支払う必要があります。補償金の算定方法については、明確な基準がありませんが、発明の完成に対する従業員の貢献度や発明に基づいて得られた特許の有用性などを考慮して支払われるのが通常です。また、支払の時期も発明の出願時に支払われる場合、特許として登録された場合に支払われる場合、その発明を使用者が実施した場合に支払われる場合など、さまざまな支払方法があるようですがこれらの支払方法についても、就業規則などで規定されているのが通常のようです。 職務発明の取扱いについて、契約があるか ご質問の場合、発明者は既に退職したとのことですが、発明は在職中になされており、発明の内容は貴社の業務に関するものであり、かつ発明者の職務に関してなされたものであると推測されますので、職務発明に該当すると思われます。つぎに、貴社の就業規則等で、職務発明をどのように取り扱うと規定されているかということになりますが、就業規則等で特に定めがないのであれば、職務発明であっても、退職者は、自己の名義で出願を行うことができます。もちろん、貴社は、これが登録された場合に、通常実施権を有することができます。一方、就業規則等で貴社が特許を受ける権利を従業員から承継することが規定されているのであれば、貴社は、この発明について特許出願をする権利があります。したがって、貴社は、退職者に対して出願人の名義を貴社に変更するよう求めることができるでしょう。もちろんこの場合、使用者は、退職者に対して権利の承継に見合う対価を支払う必要があります。 特許を受ける権利の放棄がなかったか しかし、ご質問の場合貴社は、職務発明を不採用にしたという経緯があるということであり、これが単に事業として実施することを見送ったというのではなく、その発明について出願すること自体を放棄したことを意味するのであれば、従業員は、自己の名義で特許の出願を行うことができます。したがって、貴社は、今になって従業員の出願に対して、特許を受ける権利が貴社にあることを主張することはできません。もちろん、この発明は職務発明ですから、従業員の出願が特許として登録された場合には、貴社は、通常実施権を有することができます。